Cложности самостоятельной регистрации товарного знака
Ключевая фигура в приобретении и охране интеллектуальной собственности
(Для чего нужен патентный поверенный)
Иногда предприниматели думают, что они легко смогут и сами зарегистрировать свой товарный знак (далее – ТЗ). Казалось бы, чего проще – форма заявки есть на сайте Роспатента, заполнил – и дело с концом, ожидай решения и выдачи свидетельства. Однако на деле заявитель может столкнуться с множеством разного рода препятствий, разобраться с которыми без помощи профессионалов вряд ли получится. Об этом мы беседуем с патентным поверенным патентного бюро «Технопарк» Яной Платовой, специализирующейся на регистрации товарных знаков.
– Яна Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, в чем же сложность самостоятельной регистрации ТЗ, какие подводные камни могут встретиться на пути бизнесмена, не привыкшего делегировать свои полномочия?
– Первая сложность при регистрации ТЗ – это проверка обозначения на возможность регистрации – так называемый информационный поиск, который определяет, соответствует ли ваше обозначение требованиям законодательства, нет ли подобных обозначений среди уже зарегистрированных ТЗ или заявленных на регистрацию.
– Предприниматель уверен, что нет ничего проще, как найти информацию в одной из поисковых систем интернета, расхожее мнение о том, что «Гугл знает все» применимо к сфере патентования?
– Многие считают, что достаточно "погуглить" и посмотреть, есть ли уже товары с таким же названием. К сожалению, такой поиск нельзя считать достаточным, поскольку выдаваемая поисковиком информация не обозначит все сведения, которые содержатся в базе Роспатента. В этой базе – миллионы товарных знаков – как уже зарегистрированных, так и тех, что еще находятся на этапе экспертизы (а она может длиться 6-8 месяцев). Заявки, находящиеся в процессе рассмотрения, тоже служат основанием для отказа в регистрации ТЗ, если ваше обозначение сходно с тем, что уже указано в заявке другой компании. Есть такое понятие как "приоритет заявленного обозначения" – кто первым подал заявку, у того и приоритет на данное обозначение.
– А разве нельзя проверить товарный знак самостоятельно по базе Роспатента?
– Доступ к базе данных Роспатента платный, поэтому самостоятельно провести в ней поиск обычный гражданин не сможет. Для этого надо обращаться либо в патентную компанию, либо к частному патентному поверенному, либо напрямую в Роспатент.
Причем вариант обращения напрямую в Роспатент – не самый лучший и не самый дешевый. Роспатент просто выдаст справку, в которой будут указаны выявленные тождественные обозначения (то есть такие же, как ваше), либо сходные. Но Роспатент не проводит анализ обозначений и не сделает вывод о возможности или невозможности регистрации вашего ТЗ. А «расшифровать» полученную справку самостоятельно неспециалисту крайне сложно.
– Для чего нужен анализ, который при выдаче справки не проводит патентное ведомство? И как оценить степень сходства моего товарного знака с другим?
– Анализ позволяет точно оценить перспективы регистрации вашего обозначения. Допустим, вы узнали, что есть ряд сходных ТЗ, но сходство бывает разной степени. Например, иногда одна буква способствует признанию обозначений несходными (КРОН – КРОНА), а иногда даже наличие дополнительного слова для этого является недостаточным (FREESTYLE – KO’S FREESTYLE).
Правильно проведенный анализ помогает сэкономить время и деньги. Если патентный поверенный или патентная фирма качественно провела поиск и не выявила потенциальных препятствий, то заявитель уверен, что через 8-10 месяцев он точно зарегистрирует свой ТЗ. А если он решил действовать на свой страх и риск, проверил обозначение на открытых сайтах – то через полгода он может получить предварительный отказ. Поскольку с этим документом он тоже не знает, что делать, то очень скоро получает и окончательный отказ в регистрации. При этом он теряет и время (целый год прошел впустую!), и оплаченные госпошлины, и товарный знак, который так и не был зарегистрирован.
– Какие еще скрытые препятствия ждут фирму или бизнесмена, вставшего на пусть самостоятельной регистрации торгового знака?
– Еще одна сложность при самостоятельной регистрации ТЗ – выбор перечня товаров и услуг в соответствии с классами МКТУ (Международной классификацией товаров и услуг). Дело в том, что формулировки в классификаторе зачастую отличаются от тех, которые мы привыкли использовать в обиходе для определения товаров и услуг.
Поэтому, не имея достаточных знаний и опыта, не всегда получается самому правильно определить подходящий класс. Например, сфера торговли относится к 35 классу. Но если вы откроете МКТУ, то увидите там фразы: "продвижение товара", "демонстрация товара", а слово "торговля" вообще не встречается.
Правильный выбор классов МКТУ важен не только при подаче заявки на регистрацию ТЗ, но и на этапе проведения информационного поиска, поскольку напрямую влияет на его полноту и анализ перспектив регистрации.
– Что произойдет, если неправильно подобрать класс МКТУ?
– Если неправильно подобрать класс, то ТЗ будет зарегистрирован в категориях, не относящихся к вашей сфере деятельности. Такой ТЗ не защитит ваш бизнес от конкурентов.
Тождественные обозначения могут быть зарегистрированы в разных классах и при этом вовсе не мешать друг другу. Например, салон по пошиву и ремонту одежды "Белочка" и мастерская по ремонту автомобилей "Белочка" могут существовать параллельно, поскольку эти услуги имеют различное назначение, следовательно, являются неоднородными.
– Какие опасности могут подстерегать бизнесмена в плане взаимодействия с регистрирующим органом?
– С оформлением и подачей заявки, возможно, заявитель справится сам. Однако если информационный поиск был неполным или вовсе не проводился, в ходе делопроизводства может поступить «Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства» (предварительный отказ) с указанием тех или иных оснований, по которым обозначение не может быть зарегистрировано. Как правило, на данном этапе заявитель заходит в тупик и всё же обращается к специалистам за профессиональной помощью.
Патентные поверенные обладают, в первую очередь, знаниями норм и требований законодательства, опытом взаимодействия с экспертами, понимают их логику и подход к проверке обозначений. Всё это позволяет подготовить мотивированный ответ и получить решение в пользу заявителя.
– Яна Евгеньевна, можете привести подобные примеры из вашей практики? Как Вы взаимодействуете со специалистами Роспатента, чтобы довести дело Вашего клиента до логического завершения?
– Несколько лет назад российским заявителям отказывали в регистрации обозначений, выполненных на латинице, мотивируя это тем, что такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и местонахождения изготовителя. Мы представляли свои доводы, которые неоднократно были приняты экспертами и в конечном итоге приводили к регистрации товарных знаков.
Вероятно, подобные ответы поступали от многих патентных поверенных, и со временем Роспатент поменял подход, сейчас выполнение обозначения на латинице не является основанием для отказа.
Есть еще целый ряд оснований, по которым отказывают в регистрации товарного знака. Опытным патентным поверенным очень часто удаётся представить контраргументы и убедить эксперта в возможности регистрации заявленного обозначения.
– А если нет, что делает патентный поверенный в этом случае?
– Если инфопоиск показал, что есть сходные до степени смешения с вашим ТЗ обозначения, это еще не повод опускать руки. В этом случае есть несколько вариантов.
Первый: обратиться к правообладателю с просьбой дать письменное согласие на регистрацию вашего обозначения.
Второй: досрочно прекратить правовую охрану сходного товарного знака, если его правообладатель – юридическое лицо уже ликвидировано, или индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность. Для этого в Роспатент направляется соответствующее заявление, о котором он уведомляет владельца товарного знака. Если правообладатель не отреагировал на данное уведомление в установленный срок, то Роспатент принимает решение о прекращении правовой охраны. Это процесс занимает в среднем полгода.
Третий: досрочно прекратить правовую охрану сходного товарного знака в связи с неиспользованием. Если правообладатель непрерывно в течение любых трех лет после регистрации ТЗ не использовал его, то заинтересованное лицо может подать исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о прекращении правовой охраны такого ТЗ.
Истцу нужно показать наличие заинтересованности в досрочном прекращении ТЗ, а бремя доказывания его использования лежит на правообладателе.
Есть важный нюанс: если, например, ТЗ зарегистрирован по 30 классу МКТУ (а в данном классе много позиций: шоколад, кофе, мука и т.д.), то правообладатель должен доказать, что использует свой ТЗ по каждой из этих позиций. Если он шоколад маркирует товарным знаком, а кофе и муку – нет, то в отношении кофе и муки правовая охрана ТЗ будет прекращена.
Четвертый: можно оспорить регистрацию чужого товарного знака, если он является тождественным или сходным с фирменным наименованием вашего юридического лица, которое было зарегистрировано раньше даты подачи заявки на чужой ТЗ.
Например, ООО "Солнышко" было открыто в 2015 году для производства мебели, но ТЗ "Солнышко" не регистрировался. А при подаче заявки на регистрацию товарного знака в 2017 году выяснилось, что в 2016 году кто-то другой уже зарегистрировал ТЗ "Солнышко" в отношении аналогичных товаров.
Для защиты своих интересов ООО "Солнышко" может подать в Палату по патентным спорам возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, в связи с нарушением его права на фирменное наименование. ООО "Солнышко" при этом должно доказать, что оно не только зарегистрировалось в 2015 году, но и осуществляло уставную деятельность, то есть выпускало мебель под этой маркой. Если доказательств будет достаточно, предоставление правовой охраны товарному знаку будет признано недействительным.
Отметка о таком решении вносится в реестр Роспатента, и препятствие для регистрации товарного знака на имя ООО "Солнышко" будет устранено.
– Подытоживая нашу с Вами беседу, сформулируйте, пожалуйста, суть обращения предпринимателя к патентному поверенному.
–Сфера интеллектуальной собственности достаточно сложная, и даже штатные юристы компании не всегда могут самостоятельно осуществить регистрацию товарного знака по рассмотренным выше причинам.
Если представители фирмы уже имеют положительный опыт в деле регистрации товарных знаков, у них есть шанс самостоятельно проделать этот путь еще раз, но соблюдение пошаговых алгоритмов прежней схемы не будет залогом успеха при регистрации нового ТЗ, поскольку подход в каждом случае индивидуален. Как правило, после первого же затруднения придется обращаться в бюро к патентным поверенным, чтобы беспрепятственно и без временных потерь осуществить регистрацию ТЗ.
Таким образом, опытный патентный поверенный увеличивает вероятность успешной регистрации товарного знака в несколько раз и помогает сэкономить время и деньги.